職務発明規程について

特許法35条の職務発明制度の改正は青色発光ダイオード事件、オリンパス事件といった各種職務発明に関する訴訟などから興味のある方も多いと思われます。

以下、改正特許法35条の職務発明制度の概要と対応策について記載させていただきます。

 

1)職務発明について

 

職務発明とは「従業者等」(例えば企業の従業員)が職務上行った発明のことであり、その発明が使用者等の業務範囲に属し、発明が従業者等の現在又は過去の職務に属することが必要です。職務発明は「自由発明」や「業務発明」とは区別される概念なので注意が必要です。なお、参考までに「自由発明」とは使用者等の業務範囲に属さない発明(例えば、飛行機に関する製造などを行う会社の従業員が医薬品に関する発明をなしたような場合)をいいます。また、「業務発明」とは使用者の業務範囲には属するものの、従業者等の現在又は過去の職務に属さない発明(例えば、飛行機会社の営業担当者が飛行機の扉や窓に関する発明をした場合)をいいます。つまり、職務発明制度とはお金を払って開発に経費を投じてきた企業側と職務上の発明とはいえ、自ら発明をなした従業員の利益の調和をなすための制度だといえます。企業側からすれば発明について開発の費用を払ってきたんだから発明も自分のものでしょという発想がありますが、発明した従業員側からすれば自らの発明で利益を得ている企業に対して利益を配分しろという発想があるわけです。どちらか一方の利益を強調すれば、企業の側にとっては開発費用を払う気がなくなったり、発明者である従業員側も発明する意欲がなくなったりする恐れがあるため、両者の利益を調整して発明を促進しようというわけです。このような趣旨からすれば、職務発明にあたるかどうかも法律の要件を満たすかどうかといった小難しいことは考えずに企業が投資した資金や設備によって従業員が発明したかどうかで判断すればほとんどの場合は問題ないと思われます。

 

2)職務発明制度について

 

特許法35条に規定する職務発明制度は、特許権が発明を行った従業員に属することを前提に企業側に無償の通常実施権を帰属させるとともに、「相当の対価」をもって契約や勤務規則等の定めにより、事前に職務発明についての特許を受ける権利を従業員等から企業に承継することを予約しておくことを認める制度です。訴訟などで一般に問題となっている主な争点は企業側が決定した「相当の対価」が少なすぎるということを発端とした従業員と企業間の認識の違いによるものです。

 

3)紛争防止のための職務発明規程について

 

改正特許法35条の職務発明規程の旧法との大きな変更点は4項と5項で契約や勤務規則等の職務発明規程で特許権承継の対価を決定できることを明示した点と4項の反対解釈で職務発明規程に基づく対価の支払いが合理的であれば、「相当の対価が支払われたとみなす」ということが導かれる点です。この規定によって職務発明規程に基づく特許権承継の際の対価の支払いが「合理的」といえる限りにおいて後に従業員側から訴訟等を起こされることを防止できるという効果が期待できます。以上のことをまとめると、改正法の対価訴訟においては、対価の支払いが合理的といえる場合は、従業員の対価支払い訴訟は訴えの利益が欠けるとして却下されるものと思われますが、不合理といえると場合は、裁判所が従来通り「相当の対価」を決定するということになるかと思われます。そこで、いかにして対価の支払いが合理的といえるようにできるか否かが重要になってくるかと思われます。

 

3−1)対価の支払いの合理性の確保について

 

改正特許法35条の規定を見ると「@対価を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、A策定された当該基準の開示の状況、B対価の額の算定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して」という3つの要素が例示としてあげられていますが、これら例示は全て相当の対価の決定手続に関するものであり、改正特許法35条は合理性の判断要素として手続面を重視しているものといえます。要は、一般的に従業員と企業は交渉力も含めて力の差があるので、押し付け的な対価の決定がなされていないかが合理性があるか否かの判断の要になるのだと思われます。このように押し付け的か否かが判断要素になるとした場合、自社の場合は従業員と話し合いの上で対価を決定したので大丈夫だと判断される担当者の方もいるかもしれません。しかしながら、押し付け的な対価の決定が仮になされてなくても、事後的に裁判になった際には押し付けがなかったことを立証しなければなりません。そのような場合、仮に押し付けがなかった場合でも、従業員と企業は交渉力も含めて力の差があることから裁判所の判断によっては押し付けがあったと認定される恐れがあります。そのため、職務発明規程を作成する際の注意点としてはいかに適正に従業員と交渉等を行ったか否かについて客観的に明確な証拠を残しておくのが望ましいといえます。

 

3−2)職務発明規程の設定の際に必要な手続

 

職務発明規程の設定の際に必要な手続としては、対価の決定の基準の十分な説明と理由の開示と従業員の意見聴取、従業員に対する異議を述べる機会の提供、発明報償査定の客観的な適正の確保の努力は最低限の適正担保のために必要だと思われますが、これらを行った証拠もその都度保存しておくことが重要です。改正特許法35条においては発明の対価の取り決めの合理性の有無の判断において手続の適正を重視しておりますので、経営者の方は過剰といえるほどに対価決定について従業員と話し合いをなしたという適正な手続とそれをなしたことに対する証拠の保存をなす必要があります。特に発明の対価について従業員は自己の貢献による範囲を広く考えがちなので、合理的なものであることについての十分な説明が必要だと思われます。参考までに従業員の対価に関する認識不足について記載しておきますので、もしよろしければ説明の際に参考にしてください。

 

<従業員の対価に関する認識不足について>

 

(ア)発明によって利益を得た額全てが発明をした従業員による貢献ではない。

発明の権利化には特許化する際の知財部の権利範囲の設定の工夫や商品化するための企画・営業、発明をなすための設備や環境の提供、発明の素地となる企業の有していたノウハウや他の従業員の協力などがからんでいますので、ひとつの発明による利益が発生してもそれら全てを発明した従業員の貢献によるものとはいえませんし、場合によっては発明以外の上記要素の方がむしろ利益貢献度が大きいこともあります。

 

(イ)特許権取得のリスクについて

発明の特許化や特許を維持する際には高額な費用負担が必要ですが、後に発明を商品化できないことに対しては企業がリスクを負担しています。また、そもそも、特許自体も後に無効化される恐れもあり、実際に訴訟上で特許の無効の主張がされ、無効となるケースもしばしばあります。

 

(ウ)発明者のみに利益分配することの難しさについて

 

企業は多数の人の働きによって利益を生み出している以上仮に発明によって利益を得たとしても発明をなした従業員のみに利益を還元するのは困難です。なぜなら発明者が発明をなして利益を得るまでに(ア)に示すような営業担当者や知財部の働き、発明を手助けした従業員、その他裏方として会社を支える事務や経理など様々な人の協力によって成り立っています。そのような場合に発明者のみに利益を還元するとこれらの従業員のモチベーションを減少させる恐れもあるという難しい問題もあります。

 

3−3)実際の新職務発明規定での運用例について

 

特許法35条の改正後の報奨金の支給額は平成18年度の労働政策研究所のアンケート調査によると、各種訴訟や特許法改正の影響もあってか、半数近くの企業が報奨金の額を増額させたという結果が出ているようです。

 また、報奨金の支払い方法については一般に@出願時A登録時B自社実施時C他社への実施許諾・権利譲渡時に認めているものが多いようですが、@とAの場合は定額制、BとCの場合は評価に基づいて決定することが多いようです。

 いずれにしましても、職務発明の対価を決定する場合、どの程度の額で評価すればいいのかという点について悩むことが多いようです。

 以下、過去に高額な対価等で話題になった企業例について掲載しておきますのでご参考ください。

 

<過去に高額な報奨金制度などの採用で話題になった企業例>

     三菱化学 特許1件あたり最高2億5千万円の報奨金

     オムロン 事業貢献に大きな特許に最高1億円の報奨金

     第一製薬 企業貢献の大きな発明に最高5千万円の報奨金

     新日本石油 有用な特許には最高1億円の報奨金

 

<報奨金の上限撤廃をした企業例>

オムロン、武田薬品、コスモ石油、東ガス、三菱レイヨン、関西電力、ミズノなど多数。

19年度の特許庁のアンケート資料では報奨金の上限無しとする企業が回答企業の7割近くを占めているようです。)

 

<その他職務発明規程の作成において問題となる点について>

 

1、外国出願について

  外国で出願された特許については日本の特許法が適用されるか否かは争いがあります。そのため、外国特許に関しても職務発明規程に含めても良いと思われますが、作成する際には日本の特許法が適用されないと判断される場合もあり得る点について注意が必要です。尚、外国特許に関しても日本の特許法35条が適用されるとする下級審判例は存在しております。また、外国特許について一定の場合に旧特許法35条を適用できる旨の最高裁判決も存在しております。弊所の見解としましても日本の従業員と契約を結ぶ限りは日本の特許法が適用される可能性は高いと判断しております。

 

2、旧職務発明規程について

特許法改正に合わせて職務発明規程を改定しても改定前になされた発明については原則として旧職務発明規程が適用されます。もしこれを回避されたい場合は、改定の際に新職務発明規定を過去の発明へも遡及させる旨の条項を入れるとともに関連従業員の同意を得る必要があります。また、改正特許法35条の規定は特許法改正前の発明には及びませんので旧法の適用を避けたい場合は、当事者間で新法を特許法改正前になされた発明にも遡及的に適用する旨の条項を新職務発明規定に入れるとともに従業員の合意を得る必要があります。(このような法律の遡及適用の合意の効力は確認した限りでは過去に訴訟上争点となっておりませんので、明確ではありません。しかしながら、特に過去の発明に改正特許法の適用を認めても公序良俗に反するとまではいえないと思われますので、私的自治の範囲内として恐らく認められるものではないかと思われます。)

 

3、退職者に対する扱いについて

退職者であっても職務発明の承継の対価が発生している場合には支払う必要があります。但し、職務発明規程で別途退職者に対して支払い義務を負わないとした場合には認められる余地はありますが、基本的には支払う義務を負うと考えたほうが良いと思われます。また、職務発明の規定は固定的ではなく改定も予想されますが、改定後の職務発明規程の効力は原則として改定後の発明についてしか及びません。そのため、例えば、従前は年間売上額の1%を発明の対価としていたのに対して、改定後は0.5%に変更にする場合、改定前に発明を行った発明者に対しては原則として1%の基準で対価を支払う必要がありますが、この発明を行った発明者が改定時に退職していた場合は新規程適用の同意をとりにくい場合があります。そこで、仮に職務発明規程作成時に対象となる退職者がいなくても、事前に退職後の職務発明規程改定に関する事項についてなんらかの定めをしておくにこしたことはないと思われます。

 

4、新入社員・中途採用社員に対する扱いについて

新入社員・中途採用社員は職務発明の対価の決定手続に関与しておりませんので、そのままでは適用を及ぼすことは困難です。そのため、採用時に基準を開示して内容について同意書を提出してもらってから入社してもらうのが望ましいかと思われます。

 

5、職務発明の対価の支払い請求権の消滅時効について

職務発明の対価請求権はあくまで債権なので、原則として民法167条1項により10年で消滅します。消滅時効制度は権利の行使を怠ったものに対する制裁的な趣旨を含むものであるので、消滅時効の起算点は対価請求権の発生時から発生します。

具体的には、

1、勤務規則等で対価の支払時期が規定されている場合にはその支払時期

2、支払時期が規定されていない場合には特許を受ける権利を使用者等に承継させたとき

となりますので退職された従業員の方や対価を支払う企業の方はご注意ください。

 

以上、職務発明規程についていくつか説明させていただきましたが、職務発明規程作成

についてお困りの担当者様はぜひ弊所までご連絡ください。

 

<お問い合わせ先>

清原国際特許事務所 E-mail: kiyopat@gold.ocn.ne.jp

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